中EN日한
获奖案件 商标案件 专利案件 诉讼案件

二审著作权扭转乾坤，高沃助力客户成功无效侵权商标

来源：  添加时间：2021-08-30

作者：诉讼部  付姣伟
捷大喜讯，近日，北京市高级人民法院审结了上诉人“徐某”针对“杨某”的“”商标提起的商标权无效宣告二审行政诉讼案件，作出（2021）京行终97号《行政判决书》，判决如下：一、撤销北京知识产权法院作出的（2020）京73行初607号行政判决书；二、撤销国家知识产权局作出的商评字【2019】第264337号《关于第26654081号“图形”商标无效宣告请求裁定书》；三、国家知识产权局重新作出裁定。我北京高沃律师事务所接受“徐某”委托，代理律师积极和当事人沟通案件，查阅卷宗，搜集、整理证据材料，据理力争，通过多方面的努力，成功为徐某维权。

当事人

上诉人（原审原告）：徐某

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局

原审第三人：杨某

诉争商标

第26654081号“”商标，由杨某于2017年9月27日申请注册，核定使用在第5类的“橡皮膏”等商品上，专用权期限至2028年10月13日。

案件详情

该案历经无效宣告行政阶段、一审及二审三个阶段，从提出无效宣告至终审判决历时两年多，经过高沃律师团队的极力争取，本案二审取得了胜利。

▌行政阶段


徐某与第三人“杨某”于2011年01月06日共同出资设立“义乌嘉铭进出口有限公司”，双方具有股东关系。（有双方间的股权转让证明、工资表、工商股东变更截图等证据予以佐证）在公司经营期间，徐某就将“、”（以下简称“雪花图形”）使用在核心产品“橡皮膏”之上，已经广泛使用并具有较高知名度。“杨某”于2014年2月28日将公司股权转让给“陈某”，从而退出公司。“杨某”离职后，趁徐某并未将商标进行注册的情况下，于2017年9月27日将“雪花图形”申请注册在“橡皮膏”类似商品上。故，徐某认为杨某注册诉争商标“雪花图形”的主观恶意十分明显。为此，2018年11月26日，徐某依据《商标法》第十五条第二款、第三十二条损害他人现有的在先权利（著作权）的规定、第十条第一款第（八）项、第四十四条第一款的规定对诉争商标提起了无效宣告请求。
2019年11月1日，国家知识产权局作出裁定认定：诉争商标的申请注册未违反《商标法》的上述规定，予以维持。

▌一审阶段

徐某不服国家知识产权局的上述无效宣告请求裁定，于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。
经审理，北京知识产权法院认为：徐某提交的证据虽能证明徐某与杨某具有股东关系，但其提供的购销合同、发票、报关单等均未能显示与诉争商标相同或近似的商标，而包装图片、证明、形式发票等证据多为自制证据，证明效力较弱，即不能证明其在诉争商标申请日前徐某在诉争商标核定使用的相同或类似商品上已在先使用了与诉争商标相同或近似的商标。徐某提交的浙作登字11-2017-F-8501作品登记证书，登记日期早于诉争商标的申请日期，但诉争商标与该登记的美术作品尚有区别，未构成实质性相似。徐某提交的国作登字-2019-F-00787363作品登记证书，登记日期晚于诉争商标的申请日期，载明的首次发表日期和创作完成日期则是依据当事人单方陈述进行登记，在无其他证据佐证的情况下，不能证明徐某在诉争商标申请日前对该美术作品享有著作权。徐某主张杨某系以虚假的个体工商户执照取得诉争商标的申请注册，但未就此提供相关的证据，其主张不予采信。诉争商标的注册未违反2013年商标法第十条第一款第八项的规定。判决驳回了徐某的诉讼请求。

▌二审阶段

一审判决作出后，徐某不服，因为徐某确实在先使用“雪花图形”，杨某曾与其为股东关系，抢先注册徐某的在先商标，恶意非常明显。徐某不想就此放弃，继续委托我所向北京市高级人民法院提起了上诉。
在启动本案二审后，律师团队全面、深刻研讨了案件，详细梳理了案件证据材料，并制定了诉讼应对策略。针对一审的不足，我所侧重地弥补不足：针对《商标法》第十五条第二款的薄弱点在于“提供证据证明徐某在先使用了雪花图形”；针对《商标法》第三十二条在先著作权的薄弱点在于证明“诉争商标与徐某在先作品构成实质性相似”。
徐某提供的浙作登字11-2017-F-8501作品登记证书显示作品的登记时间为2017年06月20日，明显早于争议商标的申请注册日期（2017-09-27）。徐某的在先作品“”由五个雪花图形构成，每个雪花经过精心设计而成，具体包括：①徐某创设的“雪花”图形是五角，源自于五星红旗的五个星，所以徐某采用五个触角，同时也寓意徐某产品销往五大洲；②作品中设计了很多圆圈代表徐某的产品，因为徐某的主要产品橡皮膏外型是圆形；③七个圆圈之外是波浪形的圆弧，同样代表徐某的产品通过海运销往世界各地。诉争商标的主要构成元素“”和徐某申请在先的作品“”完全一致，均为五瓣雪花的图案，中心部分为七个小圆形拼凑而成，一个六边形将其包裹在内，向外延伸出五片花瓣的图案，每片花瓣均由一个圆形及两个箭头的元素构成，箭头方向朝内。诉争商标与徐某在先著作权中每一个“雪花”的造型均一模一样，这显然不能简单解释为巧合。虽然诉争商标由三片雪花构成，徐某在先作品由五片雪花构成，摆放方式略有不同，但整体的实质性是相似的。
律师团队针对商标与作品的细节进行列表细化展示如下：

诉争商标与上诉人在先作品构图细节：

在收到二审法院合议庭组成人员后，代理律师立即和本案承办法官取得了联系，向法官详细阐述了本案的相关情况，并向法官阐明徐某在先使用商标的证据（包括合同与发票对应的证据）以及在先著作权的保护。最终，在高沃律师的不懈努力下，二审法院采纳了我们的部分意见，认为诉争商标侵犯徐某的著作权，应当予以无效宣告。具体阐述如下：
本案中，徐某主张的在先权利为其对“”享有的著作权。《根据最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条规定，当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。
根据查明的事实，首先，徐某主张的五朵花图形，中间部分为类似于“花骨朵”的图形，中间有七个圆圈，四周由五个花瓣环绕，花瓣构成的要素为圆圈和箭头，经专业艺术设计，具有审美意义，构成美术作品。其次，浙作登字11-2017-F-8501作品登记证书已明确记载徐某为该作品的著作权人，在案亦无相反证据推翻上述认定。第三，诉争商标标志主体部分与五朵花图形相比，中间部分类似花骨朵的图形内部均具有七个圆圈图形，四周由五朵花瓣环绕，构成要素亦为圆圈与箭头，其已利用“”的独创性部分，即诉争商标标志与“”已构成实质性相似。考虑到徐某与杨某之间存在特定的股东定关系，可以认定杨某具有接触的可能性。据此，诉争商标的申请注册已损害了徐某对“”享有的著作权。综上，诉争商标的注册违反了2013年商标法第三十二条前半段的规定。
至此，本案虽然几经周折，但最终取得了胜利。

通过该案的几点反思

1、本案中，徐某生产的“雪花图形”橡皮膏主要用于出口，产品销售合同及发票中并未标注商标标识，使得案件维权增加难度。建议企业在商标使用过程中规范使用，及时保存证据。
2、将独特设计的标识申请著作权保护，增加一份权利保障。本案二审法院之所以能以著作权将诉争商标予以无效宣告，正是因为综合案件事实及证据情况，法官心里清楚谁是真正的商标权利人。根据提供的证据显示徐某与杨某之间存在特定的股东定关系，也佐证了杨某接触徐某在先著作权的可能性。
3、为避免自身辛苦打造的品牌被别人抢注而增加维权成本，建议企业尽早、及时注册商标。
4、我国法律实行“两审终审制”，对于维权要进行到底，最终得到公正合理的判决。本案通过二审得以纠正，给徐某一个好的结果。因此，企业维权不到最后的环节千万不要放弃，聘请专业的知识产权服务机构给企业的知识产权作指导和规划，并在自身权益受到损害时拿起法律武器来维护自己权利，从而真正维护自己的利益！
Copyright © 北京高沃律师事务所 北京高沃国际知识产权代理有限公司 All Rights Reserved    备案号： 京ICP备09053716号-1    京公安备11010802032788号
联系我们免责声明隐私条款
首页电话简介